MARQUES - CARACTÈRE DISTINCTIF - DÉPÔT FRAUDULEUX - DÉCHÉANCE - EXPLOITATION SOUS UNE FORME MODIFIÉE

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 7 juin 2009, RG 17/17646 - PMU / Beltclic

Par arrêt du 7 juin 2019 la Cour d'appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions un jugement du TGI de Paris du 2 mars 2012 qui avait annulé les principales marques verbales du PMU¹ (Simple, Couplé, Trio et Quinté+) pour dépôt frauduleux, absence de distinctivité sans oublier la déchéance desdites marques sous leur forme semi-figurative.

Le délai entre le jugement et l'appel s'explique par le fait que le cours de l'instance avait été suspendu dans l'attente de la solution d'une autre affaire, très proche, engagée à l'encontre d'Unibet, un autre concurrent du PMU.

Dans cette affaire, alors que les juges du fond² avaient débouté le PMU et annulé ses marques pour les mêmes motifs, la Cour de cassation les avait entièrement censurés³, confirmant (i) que les dénominations Simple, Couplé, Trio, Tiercé, et Quinté+ n'étaient pas nécessaires pour désigner des paris hippiques, (ii) qu'elles n’avaient pas été déposées de mauvaise foi et (iii) que les marques semi-figuratives étaient également valides.

C'est à la lumière de cette décision de cassation Unibet, dont la Cour avait admis "l'influence directe" sur le litige contre Betclic lors de l'ordonnance de sursis à statuer, que cet arrêt du 7 juin a été rendu.

Les marques verbales de 2008 sont distinctives car "il ne peut cependant pas être considéré que les signes en cause constituaient, dans le langage courant du public concerné, exclusivement la désignation générique ou usuelle en 2008 des produits et services en cause alors qu’il s’agissait d’appellations de paris hippiques adoptées par le PMU" et non frauduleuses car se bornant à "reprendre l’unique élément verbal de marques semi-figuratives du PMU de 2002, bien antérieures et dont la validité n’est au demeurant pas discutée".

Quant aux marques semi-figuratives de 2002, qui avaient connu une légère évolution graphique vers 2008, la Cour constate qu'elles ont bien été exploitées "Il ne peut pas être considéré que la modification invoquée par les sociétés Betclic, qui concerne simplement la forme du cartouche avec la suppression de crinières stylisées d’une tonalité plus claire, ainsi représentée pour chacune des 4 marques semi-figuratives puisse être regardée comme altérant le caractère distinctif des signes tels que déposés alors que la couleur attractive de chaque cartouche, à savoir respectivement bleu, orange, jaune et rouge pour les marques semi-figuratives “Simple” “Couplé” “Trio” et “Quinté +”, demeure inchangée, comme l’élément verbal qui constitue l’élément essentiel du dépôt et qui est repris en minuscules avec l’initiale en majuscule. La perception visuelle et intellectuelle demeure ainsi très voisine tandis que la perception phonétique est strictement identique."

¹ Le PMU était assisté par le cabinet Gide
² Jugement du 23 novembre 2010 du TGI de Paris et arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 2012
³ Arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2014 publié au Bulletin

MARQUES ET CONCURRENCE DÉLOYALE - RÉFÉRÉ D'HEURE À HEURE - LANCEMENT PARALYSÉ DES TROTTINETTES DE L'ATHLÈTE USAIN BOLT EN FRANCE

TGI Paris, ordonnance de référé, 15 mai 2019, Taxify Oü et Bolt Services France S.A.R.L. / Bolt Mobility France S.A.S et Bolt Mobility Corporation

Introduire une action en déchéance ou nullité d'une marque de l'UE devant l'EUIPO ne permet pas nécessairement de se prémunir d'une action en référé sur le fondement de cette marque.

La société de droit estonien Taxify (ou Txfy en France), exerçant sous le nom commercial BOLT, est spécialisée dans le domaine du transport de personnes et exploite une application éponyme permettant la géolocalisation du client, la mise en relation avec des VTC (depuis 2017) et plus récemment des services de location de trottinettes électriques. Sa plateforme est exploitée en France par sa filiale française Bolt Services France.

Taxify est titulaire d'une marque verbale de l'UE "BOLT" déposée le 1er octobre 2012 qu'elle a acquise le 28 janvier 2019.

Craignant l'implantation imminente en France d'une société de droit américain Bolt Mobility Corp., par l'intermédiaire de sa filiale française Bolt Mobility France nouvellement constituée, dans le même secteur d'activité, sous la même appellation et suivant les mêmes modalités (mise en relation via une application), Taxify et Bolt Services France SARL ont obtenu, le 13 mai, l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure la société Bolt Mobility France à comparaître le lendemain. La société américaine est intervenue volontairement à l'instance.

En défense, Bolt Mobility Corp. et France soutenaient notamment que l'atteinte aux droits de marque de Taxify n'était pas vraisemblable, au motif que le signe invoqué faisait l'objet d'une action en déchéance pour défaut d'usage entre 2012 et 2017, introduite par la société américaine Bolt Mobility Corp.le 26 mars 2019 et pendante devant l'EUIPO. Les défenderesses exposaient également détenir des droits antérieurs sur le signe BOLT qui résulteraient d'un partenariat conclu avec l'ex-star jamaïcaine du sprint Usain Bolt dont le nom patronymique est identique au signe opposé.

Le Juge des référés a rappelé que le tribunal des marques de l'UE, saisi d'une action visée à l'article 124 du Règlement UE 2017/1001 (notamment "menace de contrefaçon d'une marque") est tenu, conformément à l'article 132.1, de surseoir à statuer lorsqu'une demande en déchéance a déjà été introduite auprès de l'Office, "sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure".

Or, selon le Juge des référés, les circonstances de l'affaire justifiaient de poursuivre la procédure, dès lors que "l'introduction de cette action en déchéance a[vait] pour but de paralyser toute initiative procédurale des sociétés demanderesses, qui ont commencé à exploiter en France depuis près de neuf mois afin de permettre aux défenderesses pendant le temps du sursis de s'implanter sur ce même marché, dont elles sont absentes à ce jour, au détriment de leur concurrent.

Le Juge des référés relève en outre que le succès de la demande en déchéance "n'apparaît pas évident", compte tenu des preuves d'usage fournies par les demanderesses dès septembre 2018, soit plus de trois (3) mois avant la demande en déchéance.

Analysant les pièces fournies par la demanderesse, le Juge estime ensuite que l'atteinte vraisemblable aux marques de Taxify n'était pas établie. Le procès-verbal de constat d'huissier établi sur le site internet www.vivatechnology.com (du salon Viva Tech se tenant Porte de Versailles) établit certes la possibilité d'accéder depuis la France au site internet www.micromobility.com de la société Bolt Mobility, mais  ne permet pas la réservation en France du service de trottinettes qui y est présenté ; quant aux articles de presse annonçant le lancement prochain des trottinettes BOLT MOBILITY à Paris, ils émanent de tiers.

C'est finalement au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile et de "l'atteinte imminente" aux droits de la filiale française Bolt Services France (dépourvue de droits de propriété intellectuelle), que le Juge des référés sanctionne les agissements des défenderesses, qui "excèdent le droit de liberté de commerce et d'entreprise et sont contraires aux usages loyaux des affaires" en ce qu'ils ont "pour objectif d'évincer à l'aide de moyens commerciaux et financiers d'ampleur, un concurrent et de se substituer à lui, dans un marché particulièrement contraint".

Au-delà des faits de l'espèce, la célérité de cette décision doit être soulignée et confirme qu'il est possible d'obtenir dans un délai extrêmement bref (48 heures seulement) une décision d'interdiction provisoire.

DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES NON ENREGISTRÉS - DATE DE DIVULGATION - VALIDITÉ DU CONSTAT D'ACHAT - DEVOIR DE LOYAUTÉ DU REQUÉRANT

TGI Paris, 3e chambre 2e section, 22 mars 2019, RG 17/17298 - Ariane International / S.A.S Action France

Ni la concession par l'auteur d'un modèle d'une licence d'exploitation à la société qui le commercialise ni l'envoi de prototypes au fabricant ne valent 1ère divulgation faisant courir la durée de protection du dessin et modèle communautaire non enregistré. N'encourt pas la nullité le procès-verbal de constat d'achat réalisé par un salarié de la société requérante.

Ariane International, société spécialisée dans la décoration murale d'intérieur sous forme de compositions graphiques et picturales, a, avec l'aide de deux artistes lui ayant concédé une licence d'exploitation, conçu une toile décorative.

Ayant constaté que la société Action France commercialisait dans ses boutiques une toile qu'elle considérait porter atteinte à ses droits, Ariane International a fait réaliser un constat d'achat de l'article litigieux par huissier.

Après mise en demeure restée infructueuse, elle a finalement assigné Action France en contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré et en concurrence déloyale et parasitaire.

La défenderesse remettait notamment en cause la titularité des droits d'Ariane International puisqu'elle ne justifiait pas en être le licencié exclusif, contestait la date de divulgation du modèle, sa validité, ainsi que la validité du constat d'achat.

Le Tribunal écarte le premier moyen, rappelant classiquement qu'en l'absence de revendication du créateur, la société ayant divulgué pour la première fois en son nom dans l'Union européenne le modèle revendiqué bénéficie d'une présomption de titularité sur le dessin et modèle communautaire non enregistré.

Tout aussi classiquement le Tribunal a jugé que la date de conception d'un modèle ne conditionne pas sa divulgation effective, qui doit être appréciée par référence à des éléments concrets et objectifs. Ainsi, ni la concession d'une licence d'exploitation par le créateur du modèle à la société exploitante, ni l'envoi de prototypes au fabricant ne valent première divulgation d'un modèle faisant courir la durée de protection du dessin et modèle communautaire non enregistré.

Enfin, s'agissant du constat d'achat réalisé par la requérante, dont la validité était contestée par la défenderesse pour déloyauté (l'achat ayant été réalisé par un salarié d'Ariane International), il est intéressant de noter que le Tribunal est allé à l'encontre d'une jurisprudence pourtant bien établie depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017⁴.

En effet, après avoir rappelé que le droit à un procès équitable commande que la personne qui assiste l'huissier lors de l'établissement de son procès-verbal de constat soit extérieur à l'étude, les juges ont considéré que l'indépendance du tiers acheteur doit s'apprécier selon les circonstances de l'espèce et qu'à cet égard, "le fait que la personne ayant réalisé l'achat du produit litigieux en cause soit salariée de la partie requérante n'affecte en rien le caractère objectif des constatations mentionnées au procès-verbal si l'huissier est resté à l'extérieur des lieux et a pu vérifier que l'intéressé qui n'était porteur d'aucun objet est ressorti du lieu de vente visé avec la marchandise incriminée", écartant ainsi le grief de déloyauté.

La jurisprudence récente et majoritaire considérait pourtant que la personne assistant l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat devait être non seulement extérieure à l'étude et sans lien avec la personne de l'huissier, mais également indépendante de la partie requérante et de son conseil⁵.

⁴ Cass. Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-25.210
⁵ Voir notamment TGI Paris, 3e - 1ère, 7 mars 2019, n° 17/05282, TGI Paris, 3e - 4ème, 7 mars 2019,  n° 16/17563  Cass. Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-25.210

Par Emmanuel Larere, Julie Pailhès et Cécile Pak Leung